是否可以在實(shí)用新型專利申請中寫入方法特征？

專利實(shí)踐工作中，經(jīng)常會遇到一些含有方法特征的技術(shù)方案。由此帶來以下問題：是否可以在實(shí)用新型專利申請中寫入方法特征？是否寫入要考慮那些因素？

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實(shí)用新型專利中寫入方法特征的合法性

首先看看專利法和專利審查指南是怎么規(guī)定的。

專利法第二條第三款規(guī)定：實(shí)用新型，是指對產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合所提出的適于實(shí)用的新的技術(shù)方案。根據(jù)該規(guī)定，實(shí)用新型專利http://biaotianxia.com/article/5105.html只保護(hù)產(chǎn)品。一切方法以及未經(jīng)人工制造的自然存在的物品不屬于實(shí)用新型專利保護(hù)的客體。所述產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)是經(jīng)過產(chǎn)業(yè)方法制造的，有確定形狀、構(gòu)造且占據(jù)一定空間的實(shí)體。

專利審查指南第一部分第二章6.1部分規(guī)定，（實(shí)用新型專利）權(quán)利要求中可以使用已知方法的名稱限定產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造，但不得包含方法的步驟、工藝條件等。例如，可以焊接、鉚接等已知方法名稱限定各部件的連接關(guān)系，而不包含對方法本身提出的改進(jìn)。

由上述規(guī)定不難看出，實(shí)用新型專利申請當(dāng)然也是可以寫入方法特征的，是合法的。

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實(shí)用新型專利中寫入方法特征的考慮因素

2.1新穎性及創(chuàng)造性的審查規(guī)定：

專利審查指南第二部分第三章3.2.5部分規(guī)定，如果所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員可以斷定該方法必然使產(chǎn)品具有不同于對比文件產(chǎn)品的特定結(jié)構(gòu)，則該權(quán)利要求具備新穎性，相反，如果申請的權(quán)利要求所限定的產(chǎn)品與對比文件產(chǎn)品相比，盡管所述方法不同，但產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和組成相同，則該權(quán)利要求不具備新穎性，除非申請人能夠根據(jù)申請文件或現(xiàn)有技術(shù)證明該方法導(dǎo)致產(chǎn)品在結(jié)構(gòu)和／或組成上與對比文件產(chǎn)品不同，或者該方法給產(chǎn)品帶來了不同于對比文件產(chǎn)品的性能從而表明其結(jié)構(gòu)和／或組成已發(fā)生改變。

顯然，實(shí)用新型專利申請寫入方法特征的一個(gè)很重要的好處在于：使權(quán)利要求有可能滿足新穎性的要求。此外，根據(jù)專利審查指南的規(guī)定，方法特征對于創(chuàng)造性的判斷也有同樣的意義。

2.2無效宣告程序中的規(guī)定

專利審查指南第四部分第二章6.1部分規(guī)定，“在無效宣告程序中，有關(guān)實(shí)用新型專利保護(hù)客體的審查使用本指南第一部分第二章第6節(jié)的規(guī)定”。及規(guī)定“在實(shí)用新型專利的新穎性的審查中，應(yīng)當(dāng)考慮其技術(shù)方案中的所有技術(shù)特征，包括材料特征和方法特征”。及規(guī)定“在實(shí)用新型專利的創(chuàng)造性的審查中，應(yīng)當(dāng)考慮其技術(shù)方案中的所有技術(shù)特征，包括材料特征和方法特征”。

由上述規(guī)定不難得出結(jié)論，實(shí)用新型專利中寫入的方法特征對于專利權(quán)穩(wěn)定性也是有意義的。

2.3專利侵權(quán)時(shí)實(shí)用新型專利保護(hù)范圍的探討

專利全面覆蓋原則，強(qiáng)調(diào)的是被控侵權(quán)技術(shù)方案與實(shí)用新型專利權(quán)利要求所記載的全部產(chǎn)品技術(shù)特征相同。由于方法特征表征的產(chǎn)品權(quán)利要求的保護(hù)主題仍然是產(chǎn)品，其保護(hù)范圍還是產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或其結(jié)合，而不應(yīng)當(dāng)包含方法本身。

因此，如果被控侵權(quán)技術(shù)方案所采用的方法相同，但導(dǎo)致的產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或其結(jié)合不同，則在侵權(quán)比對時(shí)顯然談不上考慮方法的區(qū)別，此點(diǎn)應(yīng)無異議。

而如果被控侵權(quán)技術(shù)方案所采用的方法不同，但導(dǎo)致的產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或其結(jié)合相同，則在侵權(quán)比對時(shí)不考慮方法的區(qū)別。此點(diǎn)實(shí)際中可能會一定的爭議。

在筆者看來，如果專利的申請方案是由于該方法特征而導(dǎo)致產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或其結(jié)合與對比文件不同，則侵權(quán)比對時(shí)仍應(yīng)當(dāng)考慮方法的區(qū)別。換言之：影響專利新穎性和創(chuàng)造性的方法特征對于保護(hù)范圍應(yīng)當(dāng)是有限定作用的。因此是否將方法特征寫入權(quán)利要求也應(yīng)當(dāng)考慮其是否影響侵權(quán)判斷及對侵權(quán)判斷難易的影響程度。

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總結(jié)及建議

1、可以合法地在實(shí)用新型專利中寫入方法特征，但要滿足以下條件：條件1：要求該方法是“已知方法”；條件2：即便是已知方法，也不能夠是包含方法的步驟、工藝條件，不能包含對方法本身提出的改進(jìn)。

2、方法特征的寫入應(yīng)當(dāng)對形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合產(chǎn)生影響，即能夠?qū)π路f性和創(chuàng)造性有所幫助的方法特征才考慮寫入權(quán)利要求。

3、在上述第2點(diǎn)的基礎(chǔ)上，從侵權(quán)比對角度考慮，建議只有方法特征導(dǎo)致要求保護(hù)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)明顯不同于對比文件產(chǎn)品時(shí)，才考慮寫入方法特征。